"Доусон Кемикал Ко." Против "Ром энд Хаас Ко." - Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co. - Wikipedia

"Доусон Кемикал Ко." Против "Ром энд Хаас Ко."
Верховный суд США
Аргументирован 21 апреля 1980 г. Решено 27 июня 1980 г.
Полное название дела	"Доусон Кемикал Ко." Против "Ром энд Хаас Ко."
Цитаты	448 НАС. 176 (более ) 100 S. Ct. 2601; 65 Вел. 2d 696; 1980 США ЛЕКСИС 7; 206 U.S.P.Q. 385, 1980-2 Торговые ящики ¶ 63,494
История болезни
Прежний	"Ром энд Хаас Ко." Против "Доусон хем". Co., 1976 США Dist. ЛЕКСИС 13707 (S.D. Текс. 1976); 599 F.2d 685 (5-й Cir. 1979); сертификат. предоставляется, 444 НАС. 1012 (1980).
Последующий	В повторном слушании отказано, 448 НАС. 917 (1980).
Держа
Компания Rohm and Haas не участвовала в неправомерном использовании патентов ни с помощью своего метода продажи пропанила, ни из-за отказа в выдаче лицензии другим лицам на продажу этого товара.
Членство в суде
Главный судья Уоррен Э. Бургер Ассоциированные судьи Уильям Дж. Бреннан мл.  · Поттер Стюарт Байрон Уайт  · Тергуд Маршалл Гарри Блэкмун  · Льюис Ф. Пауэлл мл. Уильям Ренквист  · Джон П. Стивенс
Мнения по делу
Большинство	Блэкмун, к которому присоединились Бургер, Стюарт, Пауэлл, Ренквист
Несогласие	Уайт, к которому присоединились Бреннан, Маршалл, Стивенс
Несогласие	Стивенс
Применяемые законы
35 U.S.C.  § 271 (d)

"Доусон Кемикал Ко." Против "Ром энд Хаас Ко.", 448 U.S. 176 (1980), решение 5-4 1980 г. Верховный суд США^[1] ограничение неправомерное использование патента доктрины и объяснения масштабов поправки 1952 года к патентным законам, которая воскресила доктрину соучастия в нарушении прав после Меркоид случаи.^[2] В Меркоид в делах и в нескольких предшествующих делах было отказано в защите от нарушения патентных прав патентообладателям, которые получали доход от продажи незапатентованных продуктов, используемых в качестве материалов для запатентованных комбинаций или в качестве компонентов запатентованных комбинаций, даже когда непатентованные продукты были специально адаптированы для использования с запатентованными комбинации и даже когда им не хватало какой-либо другой полезности, кроме этого использования. Патентообладатели использовали иски о соучастии в нарушении прав или угрозы таких исков для обеспечения соблюдения своей бизнес-модели, что Меркоид дела объявлены вне закона.

в Меркоид Суд заявил: «Результатом этого решения, вместе с предшествовавшими ему решениями, является существенное ограничение доктрины сопутствующего нарушения. Какие остатки могут остаться, нам не нужно останавливаться для рассмотрения».^[3] Это вызвало «некоторый страх среди патентных юристов», и некоторые «сегменты патентной коллегии в конечном итоге решили обратиться к Конгрессу с просьбой о внесении поправок в закон, который восстановит некоторую область применения доктрины сопутствующих нарушений. С большой настойчивостью они выдвинули свое предложение на трех последовательных Конгрессах до этого в конечном итоге он был принят в 1952 г. "^[4] Доусон истолковал поправки 1952 г., восстанавливающие способствующее нарушению прав, как возможное требование о возмещении ущерба, и постановил, что поставка незапатентованного продукта, специально адаптированного для использования в практике запатентованного процесса и без какого-либо существенного использования, не нарушающего авторские права, является незаконным дополнительным нарушением.

Фон

Фактическая установка

Этот случай - часть последствий Monsanto Co. против Rohm & Haas Co., в ходе которого компании Rohm & Haas удалось аннулировать патент Monsanto на пропанил, селективный гербицид, показывая, что Monsanto обманула Патентное ведомство при получении патента. Таким образом, пропанил стал незапатентованным продуктом.^[5] По оценкам, в 2001 году было использовано около 8 миллионов фунтов стерлингов.^[6] пропанил был одним из наиболее широко используемых гербицидов в Соединенных Штатах.^[7]

Хотя компания Monsanto получила патент на пропанил на основании его селективных гербицидных свойств, в 1974 г. компания Rohm & Haas смогла получить патент США № 3816092 (патент Уилсона) на способ применения пропанила для подавления роста нежелательных растений. растения в областях, содержащих установленные культуры. Пункты 1 и 2 являются иллюстративными для данного случая:

1. Способ селективного подавления роста нежелательных растений на территории, где выращиваются нежелательные растения в установленной культуре, который включает внесение в указанную область [пропанила] в дозе, которая подавляет рост указанных нежелательных растений и которая не оказывает отрицательного воздействия. рост указанного установленного урожая.

2. Способ по п.1, в котором [пропанил] применяют в композиции, содержащей [пропанил] и инертный разбавитель для него, из расчета от 0,5 до 6 фунтов [пропанила] на акр.

Формула изобретения описывает единственное существенное применение пропанила.

Rohm & Haas использует патент на процесс, производя пропанил и продавая его фермерам. Rohm & Haas не выдает лицензию на патент фермерам, но они приобретают подразумеваемую лицензию на практику этого процесса в силу закона, когда покупают пропанил у Rohm & Haas, владельца патента на процесс. Rohm & Haas не лицензирует патент другим производителям сельскохозяйственных химикатов, таким как Dawson, который производил и продавал пропанил для гербицидного использования до того, как Rohm & Haas получила свой патент. Доусон не прекратил заниматься этим бизнесом после выдачи патента и продавал пропанил в упаковках с инструкциями по его использованию, как описано в патенте. Соответственно, Rohm & Haas подала в суд на Доусона за соучастие в нарушении и активное побуждение к нарушению согласно 35 USC. § 271 (c) - (d). Затем Доусон запросил патентную лицензию, но Rohm & Haas отказалась.^[8]

Производство в районном суде

Когда компания Rohm & Haas отказалась предоставить ей лицензию, Доусон выступил в защиту неправомерного использования патентов и подал встречный иск о предполагаемых нарушениях антимонопольного законодательства. Стороны оговорили факты, и Доусон выдвинул упрощенное судебное решение о неправомерном использовании патента на том основании, что компания Rohm & Haas злоупотребила своим патентом, разрешив использование запатентованного метода только покупателям собственного пропанила. Районный суд согласился и отклонил жалобу. Заключая, что произошло злоупотребление патентом, районный суд подчеркнул несколько моментов.^[9] Во-первых, Rohm & Haas отказалась предоставить лицензии по запросу, что Mercoid предложила сделать в Меркоид случаи. Таким образом, Rohm & Haas ", стремясь монополизировать продажу незапатентованного компонента своего защищенного метода, даже не пытаясь лицензировать других производителей, использует свой патент менее законным способом, чем использование, осужденное Верховным судом в Меркоид."^[10] Далее суд указал на заключение апелляционного суда в B.B. Chemical Co. против Эллиса, в котором неправомерное использование было основано на продаже патентообладателем «непатентованных компонентов продуктов, специально созданных для использования в запатентованном процессе усиления стелек обуви; [и] компонент не имел другого существенного коммерческого использования».^[11] Наконец, факты Меркоид включал нештапельный переключатель, специально разработанный для использования на практике патента. Суд пришел к выводу, что введение в действие § 271 (d) имело целью отменить указ в Меркоид против наличия каких-либо остатков соучастия в правонарушении, но не имел целью отменить постановление в отношении конкретных фактов, которые суд счел эквивалентными фактам в рассматриваемом им деле.^[12]

Правление пятого округа

Компания Rohm & Haas обратилась в Пятый округ, который отменил предложение.^[13] Он пришел к выводу, что § 271 (d) был предназначен для «обеспечения права патентообладателя исключать других и оставлять за собой, если он того пожелает, право продавать нестандартные изделия, используемые в основном только в его изобретении».^[14]

Судья Гарри А. Блэкмун

Постановление Верховного Суда

справедливость Гарри Блэкмун представил заключение Суда 5-4, в котором председатель Уоррен Бургер и судьи Поттер Стюарт, Льюис Пауэлл, и Уильям Ренквист присоединился. справедливость Байрон Р. Уайт подали особое мнение, в котором судьи Уильям Дж. Бреннан, Тергуд Маршалл, и Джон Пол Стивенс присоединился. Судья Стивенс также подал отдельное несогласие.

Мнение большинства

Важность дела

Судья Блэкмун начал с описания дела и его важности:

[Этот случай] представляет собой важный вопрос о толковании закона, возникающий в соответствии с патентным законодательством. Перед нами стоит вопрос, виновен ли владелец патента на химический процесс в неправомерном использовании патента, и, следовательно, ему запрещено добиваться судебной защиты от соучастия в нарушении своих патентных прав, если он использует патент только в сочетании с продажей незапатентованного изделие, которое составляет существенную часть изобретения и не подходит для коммерческого использования за пределами объема формулы изобретения.

Ответ определит, может ли респондент, владелец технологического патента на химический гербицид, подать иск за сопутствующее нарушение в отношении других производителей химического вещества, используемого в процессе.

Чтобы решить эту проблему, мы должны толковать различные положения 35 свода законов США. § 271, который Конгресс принял в 1952 году для кодификации определенных аспектов доктрин соучастия в нарушении и неправомерном использовании патентов, которые ранее были разработаны судебной властью.^[15]

Соучастное нарушение против неправомерное использование патента

Суд проследил доктрины соучастия в нарушении и неправомерном использовании патентов, соответственно, до Уоллес против Холмса,^[16] и Motion Picture Patents Co. против Universal Film Mfg. Co.^[17] «Обе доктрины изначально были разработаны судами» и «обе касаются взаимосвязи между запатентованным изобретением и непатентованными изделиями или элементами, которые необходимы для того, чтобы изобретение было реализовано на практике». Но с 1952 года, когда Конгресс принял закон 35 U.S.C. § 271, они регулируются законом, а не правилами, установленными судьей.^[18]

«Особое значение для нынешнего противоречия имеют подразделы (c) и (d). Первый определяет поведение, которое представляет собой соучастие в нарушении прав; последний определяет поведение патентообладателя, которое не должно рассматриваться как злоупотребление». ^[19] Они предоставляют:

(c) Лицо, продающее компонент запатентованной машины, производства, комбинации или композиции, или материал или устройство для использования в практике запатентованного процесса, составляющего материальную часть изобретения, зная, что он будет специально изготовлен или специально адаптирован для использование в нарушение такого патента, а не основное изделие или коммерческий товар, пригодные для существенного использования, не нарушающего авторские права, несут ответственность как способствующий нарушению авторских прав. (d) Ни один патентообладатель, имеющий иное право на возмещение ущерба за нарушение или сопутствующее нарушение патента, не должен быть лишенным судебной защиты или считаться виновным в неправомерном использовании или незаконном расширении патентных прав на основании того, что он сделал одно или несколько из следующего: (1) получил доход от действий, которые, если бы их совершил другой человек без его согласия, составили бы сопутствующее нарушение патента ; (2) лицензировал или уполномочил другое лицо совершать действия, которые, если бы они были выполнены без его согласия, составили бы соучастное нарушение патента; (3) пытался защитить свои патентные права от нарушения или соучастия в нарушении.

Суд объяснил причину доктрины соучастия в нарушении:

Он существует для защиты патентных прав от подрывной деятельности со стороны тех, кто, не нарушая непосредственно патент, совершает действия, направленные на содействие нарушению прав другими лицами. Эта защита особенно важна в ситуациях. . . где принудительное исполнение против прямых нарушителей было бы затруднено, и где технические особенности патентного права позволяют относительно легко получить прибыль от чужого изобретения, не рискуя быть обвиненным в прямом нарушении.^[20]

Но эта доктрина столкнулась с трудностями из-за «озабоченности по поводу потенциальных антиконкурентных тенденций, присущих действиям, способствующим нарушению прав». Таким образом, «судебная история соучастия в нарушении прав, таким образом, можно сказать, отмечена периодом господства, в течение которого доктрина расширилась до точки, в которой она стала объектом злоупотреблений, за которым последовал несколько более длительный период упадка, в течение которого концепция неправомерного использования патентов была разработана как все более жесткое противоядие от предполагаемых крайностей более раннего периода ".^[20]

Примером господства было решение в Leeds & Catlin Co. против Victor Talking Machine Co.,^[21] в котором Суд оставил в силе судебный запрет против соучастия в нарушении прав со стороны производителя фонографических дисков, специально разработанных для использования в запатентованной комбинации фонографа и иглы со стилусом. Хотя сам диск не был запатентован, Суд отметил, что он имел важное значение для функционирования запатентованной комбинации и что его метод взаимодействия со стилусом был тем, что «знаменует собой прогресс по сравнению с предшествующим уровнем техники». ^[22] Кроме того, диск был полезен только при использовании со стилусом по патенту. Затем доктрина соучастия в нарушении «достигла своей высшей точки с решением в Генри против А.Б. Дик Ко.^[23] В этом случае разделенный суд распространил принципы сопутствующего нарушения, чтобы разрешить послепродажное ограничение, согласно которому производитель запатентованного мимеографа требовал от покупателей покупать у патентообладателя все расходные материалы, используемые в связи с запатентованным устройством (например, такие основные продукты). как бумага и тушь). Суд аргументировал это тем, что рынок для этих материалов был создан изобретением, и что продажа лицензии на их использование могла быть надлежащим образом ограничена любыми условиями, которые патентообладатель хотел наложить.^[24] В А.Б. Дик Решение и его последствие в судах низшей инстанции привели к значительному расширению условий привязки к лицензированию запатентованных товаров и процессов, а также к контролю рынков как основных, так и нестандартных товаров.^[25]

Это привело к «неизбежной судебной реакции» и отмене решения А.Б. Дик дело. В Motion Picture Patents Co. против Universal Film Mfg. Co.,^[17] Суд «обозначил новую тенденцию, которая будет сохраняться в последующие годы». В этом случае владелец патента на кинопроекционное оборудование попытался помешать конкурентам продавать пленку для использования в запатентованном оборудовании, прикрепив к продаваемым им проекторам уведомление, якобы обуславливающее использование устройства исключительным использованием его непатентованной пленки. Полагаясь на правило, согласно которому объем патента «должен ограничиваться изобретением, описанным в формуле изобретения,Патенты на кинофильмы,^[26] Суд постановил, что попытка ограничения использования незапатентованных материалов была неправильной, поскольку она расширила патентную монополию за пределы притязаний и патентного закона.^[27]

Последовала серия дел, в которых Суд осудил различные врезки. В Carbice Corp. против American Patents Dev. Corp.,^[28] Суд отказал патентообладателю в судебной защите, которая связала использование запатентованной транспортной упаковки с покупкой непатентованного, основного сухого льда. Leitch Manufacturing Co. против Barber Co.,^[29] обнаружил злоупотребление патентом в попытке использовать патент на процесс отверждения цемента путем привязки к использованию процесса покупки битумной эмульсии, незапатентованного основного продукта торговли, используемого в процессе. В Leitch Суд отказался ограничить правило Карбис и Патенты на кинофильмы в делах, связанных с явными соглашениями о привязке, расширяющими патентную монополию, и в нем было заявлено широкое предложение о том, что «любое использование патента как средства получения ограниченной монополии на непатентованный материал запрещено».Leitch,^[30] Morton Salt Co. против G.S. Suppiger Co.,^[31] включал попытку путем привязки контролировать рынок таблеток соли, используемых в запатентованном дозаторе; Суд прямо связал доктрину неправомерного использования патентов с доктриной «нечистых рук», традиционно применяемой судами справедливости. Его сопутствующий футляр, B.B. Chemical Co. против Эллиса,^[32] постановил, что неправомерное использование патента исключает возможность судебной защиты даже в тех случаях, когда нарушение было активно вызвано, и что практические трудности в прибыльном маркетинге запатентованного изобретения не могут служить оправданием неправомерного использования патента.^[33]

Ни одно из решений Суда до этого момента не рассматривало, как доктрины соучастия в нарушении прав и неправомерного использования патентов применялись в случае ограничения привязки к неосновному изделию, которое можно использовать только для нарушения патента. «[Некоторые] суды и комментаторы явно придерживались мнения, что контроль над нестандартными товарами, которые могут использоваться только с нарушением прав, не может препятствовать патентной защите от сопутствующих нарушений. Эта точка зрения вскоре получила серьезный, если не фатальный, удар в результате спорных решений Суда» в Дела Mercoid.^[2] В этих случаях «Суд определенно постановил, что любая попытка контролировать рынок непатентованных товаров будет представлять собой неправомерное использование патентов, даже если эти товары не использовались вне запатентованного изобретения».^[34]

Судебный анализ Меркоид случаи

Обе Меркоид дела касались единственного патента, который заявлял о комбинации элементов для системы обогрева печи. Компания Mid-Continent была владельцем патента, а Honeywell была его единственным лицензиатом. Хотя ни одна из компаний не производила и не устанавливала топочную систему, Honeywell производила и продавала переключатели стокеров, специально предназначенные для работы системы и необходимые для ее работы, и у переключателей не было другого существенного применения. Право на строительство и использование запатентованной системы топки было предоставлено покупателям переключателей истока, а гонорары, причитающиеся патентообладателю, были рассчитаны на основе количества проданных переключателей топки. Mercoid произвела и продала конкурирующий выключатель стокера, который был разработан для использования только в запатентованной комбинации. Mercoid была предложена сублицензия, но она отказалась ее принять. Mid-Continent и Honeywell по отдельности подали в суд на Mercoid за соучастие в нарушении авторских прав и в качестве защиты выдвинули обвинение в неправомерном использовании патентов.^[35]

В Меркоид IСуд постановил, что лицензионное соглашение является незаконной попыткой расширить патентную монополию. В Доусон Суд заявил, что Меркоид I мнение «нарисовано очень широкой кистью». Предыдущие решения о неправомерном использовании патентов включали попытки «обеспечить частичную монополию на потребляемые материалы ... или используемые непатентованные материалы» в связи с практикой изобретения. Однако ни одна из них не включала в себя неотъемлемый компонент, необходимый для функционирования запатентованной системы.^[36] Тем не менее, Меркоид Суд отказался делать какие-либо «принципиальные различия» из этого различия фактов. Вместо этого он установил обширную правовую норму, которая, очевидно, не допускала никаких исключений:

Необходимость или удобство патентообладателя не оправдывают использования монополии на патент для создания другой монополии. Тот факт, что патентообладатель имеет право отказать в выдаче лицензии, не позволяет ему расширить монополию на патент путем добавления условий к его использованию. . . . Метод, с помощью которого стремятся расширить монополию, не имеет значения. . . . Когда патентообладатель связывает со своим изобретением что-то еще, он действует только в силу своего права как собственник собственности заключать контракты в отношении этого изобретения, а не иначе. Затем он подвергается всем ограничениям этого права, которые налагаются на такие контракты общим законом. Контракт ничем не спасает в патентных законах, потому что он относится к изобретению. Если бы это было так, простое действие патентообладателя могло привести к тому, что отличительная претензия патента будет связана с чем-то, что не обладает качеством изобретения. Тогда патент будет отклонен от своей уставной цели и станет готовым инструментом экономического контроля в областях, где антимонопольные акты или другие законы, а не патентные законы, определяют государственную политику.^[37]

В Меркоид Суд "признал, что его доводы прямо противоречат Leeds & Catlin Co. против Victor Talking Machine Co. »и« зарегистрировал неодобрение, если не прямой отказ, этого дела ».^[38] Он также признал, что «результатом этого решения, вместе с решениями, которые были ему предшествовали, является существенное ограничение доктрины соучастия в нарушении».^[3] Тогда Меркоид «Суд довольно загадочно прокомментировал, что он не« перестанет рассматривать », какие« остатки »доктрины соучастия в нарушении прав могут« остаться »».^[3]

Что касается Меркоид II то Доусон Суд заявил, что это «не сильно повлияло на захватывающий дух размах своего сопутствующего решения», но, тем не менее, прокомментировал: «Каким бы достойным оно ни было, каким бы важным для патента ни было, незапатентованная часть комбинированного патента больше не имеет права на монополистические права. защиты, чем любое другое непатентованное устройство ".^[39]

Выводы суда о прецедентном праве

Суд сделал два основных вывода на основании рассмотрения прецедентного права до Меркоид случаи. Он увидел «довольно сложную картину, в которой права и обязанности патентообладателей по отношению к соучастникам нарушителей со временем менялись». Он сделал следующие выводы, относящиеся к рассматриваемому делу:

Во-первых, мы согласны с Апелляционным судом в том, что концепции сопутствующего нарушения и неправомерного использования патентов «опираются на противоположные основы». . . . И неизбежным сопутствующим правом воспрепятствовать другому лицу от соучастия в нарушении прав является способность подавлять конкуренцию в незапатентованном коммерческом объекте. Сторонники соучастия в нарушении прав защищают этот результат на том основании, что он необходим для защиты патентного права и что рынок незапатентованного изделия исходит из изобретения патентообладателя. . . . И все же подавление конкуренции в отношении незапатентованных товаров - это именно то, что осуждают противники неправомерного использования патентов. Если и доктрина неправомерного использования патента, и доктрина соучастия в нарушении прав должны сосуществовать, то каждая из них должна иметь какую-то отдельную сферу действия, в которую другая не вмешивается.^[40]Во-вторых, мы обнаруживаем, что в большинстве случаев, когда разрабатывалась доктрина неправомерного использования патентов, предполагалось устранение ущерба, который, как считалось, был нанесен А.Б. Дик. Желание распространить патентную защиту на контроль над основными предметами торговли медленно угасало, и призрак эпохи обширных посягательств на нарушение прав продолжал преследовать суды. В результате среди исторических прецедентов в этом Суде только Лидс и Кэтлин и Меркоид дела имеют существенное фактическое сходство с нынешним противоречием. Эти дела касались вопросов контроля над непатентованными изделиями, которые были важны для запатентованных изобретений и не подходили для любого коммерческого использования, не нарушающего авторские права. В этом случае мы сталкиваемся с аналогичными вопросами в связи с химическим пропанилом, гербицидные свойства которого имеют важное значение для продвижения вперед по сравнению с уровнем техники, раскрытым запатентованным процессом респондента. Как записанный диск в Лидс и Кэтлин или переключатель стокера в Меркоид случаях, и в отличие от сухого льда в Карбис или битумная эмульсия в Leitch, пропанил является нестандартным товаром, который не может использоваться иначе, как при применении запатентованного метода. Соответственно, если бы настоящее дело возбуждалось до Меркоид, мы считаем справедливым сказать, что это было бы близко к колеблющейся линии между законной защитой от сопутствующего нарушения и незаконным злоупотреблением патентами.^[41]

Как повлиял § 271 Меркоид

"The Меркоид эти решения вызвали некоторую тревогу среди патентных юристов [Сноска 15] и определенную путаницу в нижестоящих судах.^[42] В результате: «Определенные сегменты патентной адвокатуры в конечном итоге решили обратиться к Конгрессу с просьбой о внесении поправок в закон, который восстановит некоторую сферу применения доктрины сопутствующих нарушений. С большой настойчивостью они выдвинули свое предложение на трех последовательных Конгрессах, прежде чем оно было принято в 1952 году как 35 USC § 271. "^[43]

Большинство согласилось с Rohm & Hass в том, что «§ 271 (d) освобождает ее поведение от обвинения в неправомерном использовании патента», и, следовательно, «ему не следует запрещать обращаться за помощью».^[43] В итоге:

Подход Конгресса к кодификации сопутствующих нарушений и неправомерного использования патентов обнаруживает компромисс между этими двумя доктринами и их конкурирующей политикой, который позволяет патентообладателям осуществлять контроль над неосновными изделиями, используемыми в их изобретениях. Раздел 271 (c) определяет основную границу между соучастником нарушения и неправомерным использованием патентов. Он принимает ограничительное определение сопутствующего нарушения, которое проводит различие между основными и неосновными товарами торговли ... В результате больше нет необходимости прибегать к доктрине неправомерного использования патентов, чтобы лишить патентообладателей контроля над основными товарами, используемыми в их изобретениях. .^[44]

Кроме того, § 271 (d) откатился Меркоид Распространение злоупотреблений на нестейплеры:

На наш взгляд, положения § 271 (d) фактически наделяют патентообладателя в качестве законного дополнения к его патентным правам ограниченными полномочиями по исключению других из конкуренции в сфере нештатных товаров. Патентообладатель может сам продавать нестандартное изделие, в то же время запрещая другим продавать тот же товар без его разрешения. Поступая таким образом, он может устранить конкурентов и тем самым контролировать рынок этого продукта. Более того, его право требовать от других лицензионных отчислений за привилегию продавать нестандартный товар сам по себе означает, что патентообладатель может контролировать рынок нестандартного товара; в противном случае его «право» продавать лицензии на маркетинг нестандартных товаров было бы бессмысленным, поскольку никто не захотел бы платить ему за лишнее разрешение. 271 (d) фактически наделяет патентообладателя в качестве законного дополнения к его патентным правам ограниченными полномочиями по исключению других из конкуренции в сфере нештатных товаров. Патентообладатель может сам продавать нестандартное изделие, в то же время запрещая другим продавать тот же товар без его разрешения. Поступая таким образом, он может устранить конкурентов и тем самым контролировать рынок этого продукта. Более того, его право требовать от других лицензионных отчислений за привилегию продавать нестандартный товар сам по себе означает, что патентообладатель может контролировать рынок нестандартного товара; в противном случае его «право» продавать лицензии на маркетинг нестандартных товаров было бы бессмысленным, поскольку никто не захотел бы платить ему за лишнее разрешение.^[45]

Поскольку все то, что здесь сделала компания Rohm & Hass, иммунизировано в соответствии с § 271 (d), она имеет право выиграть дело против Dawson в своем иске о соучастии в нарушении прав.^[46]

Большинство сочло, что история законодательства подтверждает их точку зрения. Несмотря на то, что сенатор Маккарран, представитель законодательства, прокомментировал в зале сената, что Закон просто «кодифицирует патентные законы», он также представил заявление, в котором поясняется, что, хотя общая цель Закона заключалась в чтобы прояснить существующий закон, он также включал несколько изменений, внесенных «с учетом решений Верховного суда и других». «В законодательных отчетах также говорилось, что § 271 предназначен для« кодификации в установленной законом форме принципов соучастия в нарушении и, в то же время, для устранения… сомнений и путаницы », которые возникли в результате« решений судов в последние годы."^[47]

Кроме того, на слушаниях в 1948 году по законодательству "Нью-Йоркская ассоциация патентного права, которая курировала разработку закона ...", были свидетельские показания, которые откровенно заявили, что цель предложения состояла в том, чтобы обратить вспять тенденцию к решениям Верховного суда. это косвенно сократило доктрину сопутствующих нарушений ". Эта группа "раскритиковала несколько решений, в том числе Leitch и Карбис а также два Меркоиды... [и] далее пояснил, что предлагаемое законодательство было разработано, чтобы противодействовать этому эффекту, предусматривая, что ... реализация права на защиту от сопутствующего нарушения ... не должно рассматриваться как неправомерное использование патента ". Джайлс Рич, тогда известный патентный юрист Нью-Йорка, свидетельствовал, что правильное различие было между Карбис и Меркоид В некоторых случаях критически важно было подчеркнуть различие между сухим льдом и специальным переключателем стокера без какого-либо небрежного использования. Поскольку предложенный § 271 «включает различие между основными продуктами и другими продуктами в определении сопутствующего нарушения, - утверждал Рич, - законопроект« исправит [] ситуацию, оставленную Меркоид без санкции такой практики, как Карбис дело."^[48]

Большинство отметило, что Рич высказался аналогичным образом на слушаниях в 1949 году. «Чтобы восстановить доктрину соучастия в нарушении прав там, где это наиболее необходимо, - утверждал Рич, - необходимо ограничить pro tanto судебно созданная доктрина неправомерного использования патентов ":

[Мы] имеем дело с проблемой, которая включает в себя конфликт между двумя доктринами, соучастие в нарушении прав и неправомерное использование ... [T] Единственный способ, которым вы можете снова активизировать соучастие в нарушении прав, как доктрина, - это сделать некоторые исключения из доктрины неправомерного использования и говорят, что определенные действия не должны быть неправомерными ... Дополнительное нарушение было уничтожено доктриной неправомерного использования ...^[49]

Мнение большинства резюмировало значение пункта 271 (d), раскрытое слушаниями, следующим образом:

Постоянной темой истории законодательства является то, что статут был разработан для того, чтобы сделать гораздо больше, чем простое разъяснение. Это значительно изменило существующий закон, и это изменение продвинулось в направлении расширения установленной законом защиты, которой пользуются патентообладатели. Ответственным комитетам Конгресса снова и снова говорили, что сопутствующие нарушения исчезнут, если обоснование неправильного использования Меркоид решения оставались препятствием для реализации прав патентообладателя. Им сказали, что это нежелательный результат, который лишит многих патентообладателей эффективной защиты их патентных прав. Им сказали, что Конгресс может найти разумный компромисс между конкурирующими доктринами соучастия в нарушении и неправомерном использовании патентов, если он устранил бы результат Меркоид решений, но сохранил результат в Карбис. И им сказали, что предлагаемый закон достигнет этого эффекта, ограничив сопутствующее нарушение сферой нестандартных товаров, исключив при этом контроль над такими товарами из сферы неправомерного использования патентов. Эти сигналы нельзя игнорировать. Они полностью поддерживают вывод о том, что, приняв §§ 271 (c) и (d), Конгресс предоставил патентообладателям законное право контролировать нестандартные товары, которые могут только нарушать права на использование в запатентованном изобретении, и которые необходимы для этого. продвижение изобретения по сравнению с предшествующим уровнем техники.^[50]

Пост-1952 Решения Верховного суда

Доусон утверждал, что решения Верховного суда после 1952 года, такие как два Аро решения, продолжали следовать Меркоид и отклонил толкование большинством голосов § 271 (d). В Компания Aro Mfg. Co. против Convertible Top Replacement Co. (Аро I),^[51] Суд рассмотрел вопрос о том, является ли предоставление Aro владельцам автомобилей GM куска ткани обычного кроя, подходящего по контурам запатентованной комбинации складного верха, где владельцы хотели заменить изношенный верх, допущенным нарушением прав. Поскольку сопутствующее нарушение не может существовать без прямого прямого нарушения, и владельцы автомобилей имели право содержать свои автомобили в хорошем состоянии, прямого нарушения не было и, следовательно, не было сопутствующего нарушения. В этом постановлении Аро Суд процитировал отрывки из Меркоид это не говорит о том, что это часть запатентованной комбинации, такой как непатентованный тканевый верх комбинации складного верха. было существенным или сутью изобретения и поэтому подлежало отдельной защите. В Доусон большинство заявило, что это решение не противоречит его толкованию § 271 (d). В Компания Aro Mfg. Co. против Convertible Top Replacement Co. (Аро II),^[52] те же самые разногласия развернулись и в отношении автомобилей Ford, в которых использовалось изобретение с откидным верхом, но не было лицензий. На этот раз Аро II Большинство сочло, что ремонт нелицензионных автомобилей путем поставки новых тканевых покрытий является дополнительным нарушением согласно § 271 (c). Это тоже Доусон большинство заявило, что это соответствует его толкованию § 271. Более того, Суд сказал, что Аро II большинство отвергло попытку полагаться на Меркоид потому что "§ 271 был принят с явной целью ... отмены любого общего признания недействительным доктрины [соучастия в нарушении прав], которая может быть найдена в Меркоид мнения ". Наконец, Суд сказал, что Аро дела касались ремонта по сравнению с реконструкцией, для которой различие между штапелем и не скобками не имеет значения, случай в баре касался «первичного рынка химического процесса», в котором различие между скобками и скобками «обеспечивает контрольный ориентир».^[53]

Особое мнение судьи Уайта

Судья Байрон Уайт

Писая для меньшинства, состоящего из четырех судей, судья Уайт резко критиковал большинство, потому что он «признает, как и должно быть, что § 271, на первый взгляд, не освобождает широкую категорию нестейпельных материалов от доктрины неправомерного использования, но истолковывает его как так что на основе того, что он почерпнул из показаний частных патентных юристов, данных на слушаниях в комитетах Конгресса, и из показаний поверенных Министерства юстиции, выступающих против законопроекта ". Несмотря на то, что ничего в поддержку конструкции Суда нельзя «найти в отчетах комитетов или в заявлениях тех конгрессменов или сенаторов, которые спонсируют законопроект», добавил он, большинство предпочло полагаться «только на противоположные позиции законодателей». ... расширить патентную монополию за пределы ранее существовавших стандартов ". ^[54]

Уайт рассмотрел предыдущие дела о неправомерном использовании патентов от Патенты на кинофильмы к Меркоид и установили, что они единообразно запрещают «любое использование патента как средства получения ограниченной монополии на непатентованный материал», и делали это независимо от «характера устройства, с помощью которого владелец патента стремится осуществить такое несанкционированное расширение монополия ».^[55] Он указал, что суды низшей инстанции Би Би Химик дело "отклонило попытку патентообладателя отличить предыдущие дела о неправомерном использовании патента как связанные с усилиями по контролю за использованием основных материалов с существенным использованием, не нарушающим авторских прав".^[56] Затем Верховный суд единогласно подтвердил их, что, по словам Уайта, «неизбежно отвергает позицию заявителя о том, что неправомерное использование патентов ограничивалось основными продуктами питания и не применялось, когда предполагаемый нарушитель выходил за рамки продажи непатентованного основного материала и производил и продавал полезные материалы. только в запатентованной конструкции ".^[57]

По словам Уайта, ряд дел с Патенты на кинофильмы "установлено, еще до решений этого суда в Меркоид случаи, . . . что доктрина неправомерного использования патентов запрещает взыскание со стороны патентообладателя, который отказался лицензировать других на использование запатентованного процесса, если только они не приобрели у него незапатентованный продукт для использования в процессе ».^[58] Он утверждал, что поведение компании Rohm & Haas в данном случае явно представляет собой неправомерное использование патентов в соответствии с этими предварительными требованиями.Меркоид решений, потому что [оно] отказывается лицензировать других на использование его запатентованного процесса, если они не приобретут у него непатентованный пропанил ". Он отклонил как несущественный тот факт, что пропанил не был основным продуктом. Действительно, тот факт, что пропанил не использовался, не нарушая авторских прав, в дальнейшем сделал злоупотребление поведением:

Более того, тот факт, что пропанил не является основным продуктом, не имеющим существенного применения, кроме запатентованного процесса, не имел значения, по крайней мере, с тех пор, как Би Би Химик, и служит только для подтверждения вывода о том, что ответчик пытается распространить патентную монополию на непатентованные материалы. Поскольку пропанил не используется в значительной степени, не нарушая авторских прав, его нельзя продавать, не неся ответственности за сопутствующее нарушение, если только у продавца нет лицензии на продажу пропанила или если его покупатель не имеет безусловной лицензии на использование запатентованного процесса. Отказ ответчика выдать лицензию тем, кто не покупает у него пропанил, таким образом, фактически подвергает всех конкурирующих продавцов пропанила ответственности за соучастие в нарушении прав.^[59]

Раздел 271 (d) не должен толковаться как иммунитет к такому поведению без четкого сигнала Конгресса о том, что он желает такого результата, сказал он, и этот сигнал отсутствует. 271 (d) «не говорится, что ответчик может исключить всех конкурентов с рынка пропанила, отказав в выдаче лицензий всем тем, кто не покупает пропанил на нем. Это то самое поведение, которое представляет собой неправомерное использование патента в соответствии с традиционной доктриной».^[60]

Он обратился к мнению апелляционного суда, который решил предоставить Rohm & Haas монополию на непатентованный пропанил, потому что «права на лицензирование другого лица на продажу [нестандартных] непатентованных товаров были бы обесценены, если бы единственное право, предоставленное (d) (1) имели право продавать товар как один конкурент среди многих свободно конкурирующих ". Это было неправильно по двум причинам. Во-первых, Rohm & Haas могла получать гонорары от своих лицензированных конкурентов, которым потребовались бы лицензии, чтобы избежать ответственности за нарушение авторских прав. Во-вторых, «это также в корне несовместимо с политикой Конгресса« по сохранению и поощрению конкуренции »при продаже незапатентованных материалов, политике, которая, как мы признали, пережила вступление в силу § 271.»^[60]

Большинство «признает, что респондент отказывался выдавать другим лицам лицензию на продажу пропанила, но отмечает, что« ничто на первый взгляд не требует этого ». Уайт утверждает, что это так, но это не «освобождает» Rohm & Haas от неправомерного использования: «Раздел 271 (d) не определяет поведение, которое представляет собой неправомерное использование патента; скорее, он просто описывает определенные действия, которые не являются очевидным злоупотреблением. положения статута являются исключительными, отсутствие какого-либо прямого упоминания о лицензионных требованиях не означает, что отказ ответчика выдавать лицензии другим лицам защищен § 271 (d). Это кажется элементарным ".^[61] История законодательства указывает только на намерение Конгресса "восстановить доктрину соучастия в нарушении прав, поскольку она была разработана решениями до Меркоид, а также об отмене любого полного признания недействительным доктрины, которое можно было найти в Меркоид «Большинство не может найти ничего в дебатах или отчетах комитетов, подтверждающих свою позицию или что-либо, сказанное законодателями, поэтому оно обращается к« мнениям частных патентных поверенных относительно значения предлагаемого законодательства ».^[62] Затем Уайт говорит, что это противоречит прецеденту. Более того, даже патентные поверенные не дошли до большинства в отмене закона о неправомерном использовании. Патентные поверенные только утверждали, что сознательная продажа неосновного продукта, специально адаптированного для нарушения, должна быть признана незаконной, как это было в § 271 (c). Это свидетельство «не поддерживает широкое мнение Суда о том, что Конгресс намеревался предоставить патентообладателям полный контроль над нешповыми материалами, которые в противном случае были бы общественным достоянием». Большинство, возражал Уайт, распространяло сопутствующее нарушение «далеко за пределы того, что, как было сказано комитетам, повлияет на § 271 (d). Действительно, заявления заключались в том, что, помимо исключений, изложенных в § 271 (d), патентообладатель контролирует на нестандартные продукты будет распространяться доктрина о неправомерном использовании патентов ".^[63]

Несогласие судьи Стивенса

Судья Джон Пол Стивенс

Судья Стивенс присоединился к инакомыслию белых, но добавил дополнительные замечания, чтобы критиковать подход большинства. Он назвал поведение компании Rohm & Haas «классическим случаем неправомерного использования патента», который «ничто в § 271 (d) Закона 35 Свода законов США не исключает… из устоявшейся доктрины неправомерного использования».^[64] Он заметил, что большинство людей пришли к такому результату из-за того, что было бы «невыгодно использовать этот патент путем предоставления явных лицензий на фиксированные сроки пользователям пропанила или путем предоставления лицензий конкурирующим продавцам». и что патент будет иметь небольшую ценность, «если патентообладателю не будет разрешено злоупотреблять патентом». Это не было прочным основанием для решения большинства: «Поскольку логика постановления Суда, кажется, оправдывает распространение патентной монополии на незапатентованные нестандартные продукты, даже в тех случаях, когда патент может быть выгодно использован без злоупотребления».^[65]

Комментарий

Ходжман

Роджер Ходжман видит проблемы, возникающие в Dawson Chemical как «возникшие в результате конфликта между законодательными органами». Право встречается в законодательстве и в судебных заключениях, касающихся предмета законодательства. «В идеале эти два источника права не должны противоречить друг другу и должны отражать одну и ту же политику по предмету, регулируемому федеральным законом». Но в случае §§ 271 (c) и (d) этого не произошло, в основном из-за неоднозначности законодательной истории.^[66]

Проблема представлена ​​в Dawson Chemical был ли метод Rohm & Haas по продаже непатентованного пропанила в сочетании с отказом в выдаче лицензии конкурентам на продажу этого товара нецелесообразным использованием патента, и, следовательно, "от Rohm & Haas следовало требовать предоставления прямых лицензий конкурирующим производителям пропанила. прежде чем он смог потребовать и взыскать компенсацию за сопутствующее нарушение. Обе стороны, а также большинство и несогласие привели веские аргументы в пользу своих соответствующих позиций. Ходжман утверждает, что большинство правильно отклонило предложение о введении принудительного лицензирования:

Если бы суд потребовал, чтобы компания Rohm & Haas выдавала лицензии своим конкурентам до подачи иска о нарушении в соответствии с разделом 271 (c), особенно в свете различного толкования предварительных требований.Меркоид прецедентного права, то Суд обязательно был бы задействован в большом объеме судебного законодательства, уходящего далеко в неизведанные воды, которые не могут быть достигнуты путем толкования существующего права. Без четкого сигнала Конгресса и без четкого согласования предварительныхМеркоид Решения о сопутствующих нарушениях и неправомерном использовании патентов, Суд поступил мудро, не включив какие-либо дополнительные требования в раздел 271.^[67]

Он считает, что результат решения «не так уж необоснован, как предполагает несогласие». Безусловно, Rohm & Haas может принять решение монополизировать продажу всего пропанила в Соединенных Штатах на весь срок действия патента, но пропанил широко не используется, не нарушая авторских прав, - он не применяется без нарушения прав. Если кто-то не обнаружит другого использования, монопольная и коммерческая ценность будет совпадать с запатентованным изобретением.^[68] До изобретения пропанил был бесполезен и не имел коммерческого использования. С другой стороны, Ходжман говорит, что достигнутый здесь компромисс может дать Rohm & Haas слишком долгое исключительное право:

Конгресс может рассмотреть вопрос о принятии закона, который ограничит право патентообладателя возбуждать иски против соучастников нарушения сроком в семь лет, когда патентообладатель (1) продает материал запатентованного изобретения, незапатентованный, неосновной компонент, который не имеет существенного использования, не нарушая авторских прав, и в то же время (2) прямо отказывается выдавать конкурентам лицензию на продажу компонента.^[69]

Кобак

Джеймс Кобак замечает: «Хотя событие водораздела было, Ром и Хаас дело, по-видимому, не привело ко многим изменениям в практике лицензирования патентов или к широкому практическому использованию Разделов 271 (c) и (d). «Он объясняет это рисками оплошности, которые« четко рекомендуют осторожность и консерватизм в толкования пяти-четырех решений Верховного суда », и того факта, что« по сути, лицензиар не может во время лицензирования обязательно знать с уверенностью, будет ли предмет считаться неосновным продуктом - или он останется таким в течение срок действия патента ".^[70]

Однако отрывок из § 271 (d) 1988 г., возможно, существенно изменил ситуацию, установив, что «патентообладатель может прямо связать либо лицензию, либо сделку купли-продажи, не будучи признанным виновным в неправомерном использовании, если его патент не дает« рыночной власти ». . ' «Более того, патентообладатели могут делать это независимо от того,« является ли связанное в конечном итоге основным или не основным продуктом ». Соответственно, «если патентообладатель уверен, что речь идет о неосновном продукте», то он также может «лицензировать (но не продавать) в соответствии с Разделом 271 (d) (3) с условием привязки, даже если он опасается, что патент могут быть найдены для предоставления рыночной власти ".^[71]

Шерри

Стивен Шерри утверждает, что большинству следовало «уравновесить политические цели, воплощенные в доктринах сопутствующего нарушения и неправомерного использования патентов», а не расширять привилегии патентной монополии. Он заявляет: «Сбалансированный подход к решению защитил бы привилегию патентообладателя извлекать экономическую выгоду из патента, разрешив использование связывающих механизмов», сохранив при этом конкуренцию между поставщиками нестандартных товаров и не налагая дополнительных расходов на потребителей.^[72]

Шерри утверждает, что, поскольку Конгресс так или иначе не высказывался о привязке нестандартных продуктов, Суду следовало обратить внимание на политику патентного права, которая не одобряет сопутствующие нарушения, на политику неправомерного использования, отрицательную на привязки, и рассмотреть каждую из них. Если бы это было так, "он мог бы выбрать более осторожное и разумное решение Доусон конфликт ". Шерри утверждает:

Схема привязки может увеличить экономическое вознаграждение, получаемое патентообладателем, делая юридическую монополию более выгодной для изобретателя. Повышение прибыльности патентной монополии способствует достижению политических целей патентного права. И наоборот, требование к патентообладателю лицензировать конкурентов, которые поставляют связанный продукт, способствует конкуренции, одобренной антимонопольным законодательством. Разрешение использования связующего механизма только при сохранении конкуренции в незапатентованном неосновном компоненте представляет собой сбалансированный подход к разрешению политического конфликта, имеющегося в Доусон.

Шерри настаивает на том, что «Конгресс не намеревался одобрить или отклонить раздел 271 (d) как таковые договоренности о связывании». Скорее, «Конгресс явно пытался изменить [Меркоид] Мнение Суда о том, что определенное поведение было явным злоупотреблением само по себе, независимо от фактического воздействия, которое оно могло иметь на конкуренцию. "Таким образом, Доусон Суду следовало пойти на этот компромисс, чтобы понять, что «логическим результатом было бы разрешение использовать механизмы привязки только при обстоятельствах, когда конкуренция на рынке, поставляющем нештапельный компонент, не была бы устранена». Суду не следовало игнорировать свидетельские показания некоторых сторонников поправки, которые «охарактеризовали раздел 271 (d) как средство правовой защиты, направленное на защиту этих патентовладельцев, как и в Меркоид, которые были готовы лицензировать других на поставку незапатентованных нестандартных компонентов изобретения ».

Моррис

Энн Моррис считает, что толкование большинством пунктов §§ 271 (c) и (d) правильно: «Установленный законом язык не может быть интерпретирован иначе». Она находит Доусон Позиция Суда «согласуется с его недавней готовностью допускать гибкость в вопросах, касающихся защиты интеллектуальной собственности», как показано в таких недавних делах, направленных на защиту интеллектуальной собственности, как Даймонд против Чакрабарти,^[73] Аронсон против Quick Point Pencil Co.,^[74] Заккини против Скриппс-Ховард Бродкастинг Ко.,^[75] Kewanee Oil против Bicron Corp.,^[76] и Гольдштейн против Калифорнии,^[77]

Моррис настаивает:

Патентообладатель комбинации или процесса [должен] сохранить за собой права своей патентной монополии, не отказываясь от какого-либо контроля, присущего этому праву, даже если часть его сложного изобретения не подлежит патенту. Суд пришел к выводу, что в современном индустриальном мире нестандартный товар (как определено в разделе 271 (c)) не должен диктовать какое-либо ограничение патентной привилегии, поскольку по определению он используется исключительно с запатентованным изобретением. Что еще более важно, нарушителям патента не должно быть позволено полагаться на запросы о патентоспособности, чтобы избежать ответственности за свои действия.^[78]

Рекомендации

Цитаты в этой статье написаны на Синяя книга стиль. Пожалуйста, посмотрите страница обсуждения для дополнительной информации.

внешняя ссылка

• Текст "Доусон Кемикал Ко." Против "Ром энд Хаас Ко.", 448 НАС. 176 (1980) можно получить по адресу:  Судебный слушатель  Google ученый  Justia  Библиотека Конгресса  Ойез (аудио устного выступления)